国内優先権制度

国内優先権制度の概要

 

国内優先権制度とは、先の特許出願を基礎とする後の特許出願について、先の出願に記載されている事項は、進歩性等の取り扱いについて、先の出願時にされたのと同様の取り扱いをするという制度です（特許法第４１条）。

 

 

上の図では、発明αについて出願Ａをした後、改良発明βを行った場合に、国内優先権を主張して、発明αと発明βについて出願Ｂをしたことを示しています。

 

出願Ａは出願Aの出願日から1年４ヶ月後に取り下げられたものとなり、出願Ｂだけが残ります。

 

出願Ｂの審査において、αについては元の出願Ａの出願日、新たに追加したβについては出願Ｂの出願日を基準として、新規性・進歩性等の判断がされます。

 

出願Aを出願した後に、この出願Aの改良発明をした場合に、追加で書き足したい場合に、出願Aを国内優先権の基礎とする出願Bを行うことができます。

 

また、国内優先権主張の要件を満たす場合には、複数の先の出願に基づいた国内優先権主張を伴った１の後の出願を行うことができます。

 

国内優先権制度を用いる場合の類型として、①実施例を補充する実施例補充型、②着想が得られ次第その都度出願しておき、新しい着想（上位概念）が得られた場合に、まとめて出願する上位概念抽出型、③順次得られた着想が相互に発明の単一性の要件を満たす場合に、一出願にまとめる発明の単一性利用型が有ります。

 

実際には、①実施例補充型が多いと考えます。

 

また、誤記が有った場合において補正では修正不能な場合や、説明や図面を追加したい場合に、国内優先権制度を利用することによって、誤記の修正や記載や図面の追加を行うことができます。

 

国内優先権ができる要件

 

（１）主体的要件

先の出願と後の出願の出願人が同一でなければなりません（特許法第４１条第１項）。

 

出願人同一は、後の出願時に判断されます。

 

先の出願の出願人がAさんである場合に、後の出願の出願人がAさんである場合にのみ国内優先権の効果を得ることができます。

 

先の出願の出願人がAさんである場合に、後の出願の出願人がBさんである場合には、国内優先権の効果を得ることができません。

 

 

（２）時期的要件

①後の出願は、先の出願から１年以内の出願であること（特許法第４１条第１項第１号）

 

②先の出願が後の出願の際に、特許庁に係属していること（特許法第４１条第１項第３～５号）。

先の出願が放棄：取り下げ・却下されている場合や、先の出願が拒絶査定又は特許査定されている場合には、国内優先権主張を伴った後の出願を行うことはできません。

 

 

（３）客体的要件

①先の出願が特許出願又は実用新案登録出願であること

実用新案登録出願からも、国内優先権主張を伴った特許出願は可能です。

 

実用新案登録出願も含まれているのは、保護対象が同質だからです。

 

実用新案登録出願は、出願から２～３ヶ月程度で登録となるので、国内優先権を伴った特許出願ができる期間は短いです。

 

意匠登録出願や商標登録出願からは、国内優先権を伴った特許出願はできないです。

 

 

②先の出願が分割・変更出願で無いこと

分割・変更の適法性を審査する煩雑を回避するという特許庁側の理由です。

 

 

国内優先権の効果

 

先の出願の明細書等に記載されている事項、つまり、先の出願と後の出願の重複部分については、新規性や進歩性等の判断は、先の出願の出願日にされたものとして審査されます（特許法第４１条第２項）。

 

つまり、先の出願と後の出願の間に、第三者によって後の出願の発明と同一の発明が公開されていたとしても、先の出願と後の出願の重複部分については、新規性や進歩性等の判断は、先の出願の出願日にされるので、この第三者の公開によって、新規性違反や進歩性違反になることは無いです。

 

 

先の出願の明細書等に記載されている事項とは、先の出願の特許請求の範囲、明細書、図面に記載されている事項です。要約書は含みません。

 

 

国内優先権の要件が満たない場合には、後の出願は、実際の出願日に基づいて、新規性や進歩性等の特許要件が判断されます。

 

 

国内優先権主張が認められ無い場合（審査基準より抜粋）

後の出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が先の出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、後の出願の請求項に係る発明が、「先の出願の当初明細書等」との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、国内優先権の主張の効果が認められない。

 

すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。

 

ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

 

先の出願は、その出願日から１年３ヶ月経過時に取り下げられたものとみなされます（特許法第４２条第１項）。重複審査や重複公開を避けるためです。

国内優先権主張の取り下げ

 

先の出願日から１年３ヶ月以内であれば、国内優先権主張を取り下げることができます（特許法第４２条第２項）。

 

先の出願で審査を受けたい場合において、そのまま後の出願が国内優先権主張を伴っていれば、先の出願が取下擬制となってしまうので、国内優先権主張の取り下げができる制度となっています。

 

実際には、後の出願には、先の出願の記載事項を全てを含ませるのが通常なので、国内優先権主張を取り下げて、先の出願で審査を受けるといことはあまり無いと考えます。

 

国内優先権に関する判例-「人工乳首事件」（国内優先権の遡及効）　東京高裁判決平成１５年１０月８日

争点

国内優先権の主張を伴う後の出願の当初明細書等に、先の出願の当初明細書等に記載されていない新たな実施例が追加された場合に、この新たな実施例に優先権主張の効果（遡及効）が認められるか？

 

結論

新たな実施例の追加により、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることとなる場合には、その超えた部分について優先権主張の効果は認められない。

 

判決文

特許法４１条２項は，同法２９条の２の適用に係る優先権主張の効果について「・・・優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明・・・についての・・・第２９条の２本文，・・・の規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し，後の出願に係る発明うち，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り，その出願時を同法２９条の２の適用につき限定的に遡及させることを定めている。

 

後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。

解説

判決文を読むともっともらしい感じがします。しかし、以下に解説しますが、結論が不当な判決だと思います。

 

本事案は、後の出願において実施例を追加したが故に、その追加分が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることとなったとして、優先権の効果が否定されました。

 

優先権の効果が否定されると、後の出願の出願日は、実際の後の出願の出願日となります。

 

本事案では、後の出願の出願日が、実際の後の出願の出願日となったことにより、先の出願と後の出願の間に実施例を追加した内容と同様の記載を含んだ特許出願がなされたことによって、特許法第２９条の２の規定により、拒絶されてしまいました。
特許法第２９条の２についてはここをクリック（新しいページが開きます）

 

本事案では、優先権主張を伴った後の出願をしなければ、先の出願で審査を受けることができ、特許法第２９条の２の規定によっては、拒絶されることは無かったといわれています。

 

国内優先権主張をしたが故に、出願人が不利益を受けるということで、結論が不当な判決なような気がします。

 

一般的には、先の出願の発明から、追加の発明や実施例を考えついた場合には、国内優先権主張を伴った出願をするのが良いと考えます。